上诉人何瑞英因商标不予注册复审行政纠纷一案不服北京知识产权法院2021京73行初3218号行政判决向本院提起上诉。本院于2022年9月7日受理本案后依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

  1.注册人佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司简称碧桂园公司。

  三、被诉决定商评字[2020]第337994号《关于第22355528号“碧桂园”商标不予注册复审决定书》

  该决定认定2019年4月23日修改的《中华人民共和国商标法》简称2019年商标法第七条为总则性条款其详细的细节内容已体现在2019年商标法的具体规定中根据当事人陈述的理由、证据及查明事实国家知识产权局对本案焦点问题归纳并审理如下

  一、引证商标一、第6643478号“碧桂园COUNTRY GARDEN及图”商标简称引证商标二是否在诉争商标申请日前达到为相关公众所熟知的程度诉争商标的申请注册是否违反了2019年商标法第十三条第三款的规定。对此国家知识产权局认为本案中碧桂园公司提交的证据可以证明其成立于1992年主营不动产出租、不动产管理、商品房销售等服务其引证商标一于2006年已在不动产出租、不动产管理服务上达到为相关公众所熟知的程度。此外2008年碧桂园公司启用了新LOGO并入选“大陆在港上市房地产公司总实力TOP10”在诉争商标申请日前其投资设立了若干家房地产公司多个楼盘销售情况良好同时碧桂园公司冠名了世界围棋大赛、央视跨年直播等活动进一步提升了其知名度多家媒体亦对碧桂园公司的相关活动、楼盘进行了相关报道。综合碧桂园公司提交的上述证据可知其引证商标一在诉争商标申请日前在不动产出租、不动产管理服务上已达到为相关公众所熟知的程度故在本案中对此事实予以再次确认。本案诉争商标与碧桂园公司的引证商标一文字构成完全相同仅书写形式不同诉争商标构成对碧桂园公司商标的复制、抄袭。在碧桂园公司商标已为相关公众所熟知的情况下诉争商标的申请注册易减弱碧桂园公司商标的显著性损害其合法权益故诉争商标的申请注册违反了2019年商标法第十三条第三款的规定。虽然何瑞英主张其享有在先的第1506457号商标的专用权但该商标的注册已因连续三年不再使用被予以撤销何瑞英基于该商标主张诉争商标应予以核准注册缺乏足够的事实和法律依据国家知识产权局不予支持。另鉴于国家知识产权局已认可引证商标一的知名状态并对诉争商标不予核准故本案无需再对引证商标二是不是达到为相关公众所熟知的程度作出认定。

  二、诉争商标的申请注册是否违反了2019年商标法第十五条第二款的规定。对此国家知识产权局认为2019年商标法第十五条第二款所指的其他关系包括买卖关系、委托加工关系、投资关系、广告代理关系等合同、业务往来关系以及亲属关系、隶属关系等其他关系并不包含碧桂园公司主张的地理位置相邻关系。故碧桂园公司该项主张国家知识产权局不予支持。

  三、诉争商标与第17727810号“碧桂园凤凰”商标、第6643643号“碧桂园”商标简称引证商标三、引证商标四是否构成2019年商标法第三十条所指的使用在类似商品和服务上的近似商标。对此国家知识产权局认为诉争商标指定使用的烧酒等商品与引证商标三、四核定使用的第30类咖啡等商品、第35类复印等服务不属于相同或类似商品和服务故诉争商标与引证商标三、四并不构成使用在类似商品和服务上的近似商标。

  四、诉争商标的申请注册是否损害了碧桂园集团包括碧桂园公司的在先字号权益从而违反了2019年商标法第三十二条的规定。对此国家知识产权局认为本案中碧桂园集团的主营业务领域为不动产销售等碧桂园公司并未提交证据证明碧桂园集团的字号“碧桂园”在诉争商标申请日前已在烧酒等商品上使用并具有一定的知名度诉争商标的注册使用应不致误导公众进而损害碧桂园集团包括碧桂园公司的字号权益。故碧桂园公司该项主张国家知识产权局不予支持。

  五、诉争商标的申请是否违反了2019年商标法第十条第一款第七项、第八项的规定。对此国家知识产权局认为诉争商标用于指定的烧酒等商品上并不存在对其指定使用的商品的质量等特点作了超出固有程度的表示容易使公众对商品的质量等特点产生错误的认识同时2019年商标法第十条第一款第八项所指的“有其他不良影响”是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面的影响的情形其立法目的是维护社会公共秩序和利益。本案中诉争商标不存在对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形。故碧桂园公司上述主张国家知识产权局不予支持。

  六、诉争商标的申请注册是否违反了2019年商标法第四十四条第一款的规定。鉴于国家知识产权局已适用2019年商标法第十三条第三款对诉争商标不予核准注册故对诉争商标是否违反上述法律规定不再评述。

  另何瑞英的其他主张与本案无关或不属于评审范围国家知识产权局不予评述。

  依照2019年商标法第十三条第三款、第三十五条第三款、第三十六条的规定国家知识产权局决定诉争商标不予核准注册。

  国家知识产权局作出2019商标异字第87891号《第22355528号“碧桂园”商标不予注册的决定》简称第87891号不予注册决定该决定认定诉争商标与引证商标一至四未构成使用于类似商品及服务上的近似商标。碧桂园公司注册并使用在“不动产出租、不动产管理”服务上的“碧桂园COUNTRY GARD及图”商标曾获商标法第十三条保护。何瑞英与碧桂园公司同处一地对碧桂园公司该商标理应知晓。诉争商标与碧桂园公司该商标文字构成相同已构成对碧桂园公司该商标的复制、摹仿如予注册使用易造成消费者的混淆误认致使碧桂园公司的利益可能受损。依据2019年商标法第十三条第三款、第三十五条规定国家知识产权局决定诉争商标不予注册。

  何瑞英不服上述决定于2020年2月4日向国家知识产权局提出复审申请。

  13.何瑞英及相关公司、其他主体的商标申请注册资料其中显示佛山市顺德区北滘露星饮料有限公司法定代表人为麦润成监事为麦小萍

  3.《第22355528号“碧桂园”商标不予注册复审决定书》

  23.碧桂园公司的“碧桂园COUNY GARDEN及图”商标被认定驰名商标材料

  原审法院另查截至本案审理时引证商标一为有效商标。

  原审法院再查何瑞英共申请注册了26件商标涉及第3类、第5类、第10类、第14类、第15类、第18类、第22类、第25类、第26类、第33类共10个类别最早申请的“碧桂园”商标为1999年8月27日申请使用在第14类商品上的第1484484号商标。佛山市顺德区北滘露星饮料有限公司共申请注册了23件“碧桂园”商标最早申请的“碧桂园”商标为1998年3月30日申请使用在第32类商品上的第1319117号商标。碧桂园公司在前述两件最早商标申请日前共申请注册了24件“碧桂园”系列商标共涉及24个类别但并不涉及何瑞英申请注册商标涉及的10个类别。

  另查何瑞英名下的商标中有10件均受让自麦小萍多个何瑞英的商标以及佛山市顺德区北滘露星饮料有限公司名下的“碧桂园”商标经撤销复审程序或后续行政诉讼程序予以撤销其中第1473164号商标、第1489007号商标的撤销复审决定书被北京知识产权法院一审判决予以撤销该判决已经生效。

  北京知识产权法院认为本案的争议焦点可归纳为诉争商标的注册是否违反了2013年8月30日修改的《中华人民共和国商标法》简称2013年商标法第十三条第三款的规定。

  本案中碧桂园公司提交的项目分布情况、行业排名、纳税证明等证据可以证明碧桂园公司持续使用引证商标一并具有一定的规模。碧桂园公司还提交了新闻媒体报道、宣传材料和其获得的荣誉可以证明其在诉争商标申请日前进行持续宣传为相关公众所知悉并在“不动产出租、不动产管理”服务上具有较高的知名度可以认定引证商标一为在“不动产出租、不动产管理”服务上的驰名商标。其次关于诉争商标是否构成对引证商标一的复制、摹仿。诉争商标与引证商标一的显著识别部分“碧桂园”文字完全相同构成对引证商标一的复制、摹仿。最后关于诉争商标注册是否会误导公众弱化引证商标一显著性致使碧桂园公司的利益可能受损。如前所述现有证明表明引证商标一在诉争商标申请日前在“不动产出租、不动产管理”服务上已经为相关公众所熟知构成驰名商标。考虑到碧桂园公司的知名度、麦小萍购买了顺德碧桂园房产等因素何瑞英理应知晓引证商标一并应在注册商标时合理避让但佛山市顺德区北滘露星饮料有限公司、何瑞英以及麦润成仍在多个种类上大量申请注册“碧桂园”商标主观上难谓善意。虽然诉争商标核定使用的“烧酒、开胃酒、白兰地”等商品与引证商标一核定的“不动产出租、不动产管理”等服务于《类似商品和服务区分表》中并未在同一类似群组但考虑到相关公众的认知习惯容易在看到诉争商标时联想到碧桂园公司的驰名商标基于此种联想相关公众可能会误认为诉争商标与碧桂园公司驰名商标存在某种特定联系从而对商品的来源产生误认。即便部分相关公众不会对商品来源产生误认但相关公众的前述联想易会割裂引证商标一与碧桂园企业来提供的不动产出租、不动产管理服务间的固有联系因此导致减弱驰名商标显著性的损害后果致使碧桂园公司利益可能受损。何瑞英注册诉争商标的行为实际上具有不当利用碧桂园公司商标知名度和声誉误导公众的主观意图。因此诉争商标的注册违反了2013年商标法第十三条第三款的规定。国家知识产权局对此认定正确原审法院予以维持。

  综上北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定判决驳回何瑞英的诉讼请求。

  何瑞英不服原审判决向本院提起上诉请求撤销原审判决与被诉决定判令国家知识产权局重新作出决定。其主要上诉理由是1.引证商标一的合法权利人并非为碧桂园公司该商标的权属主体已不存在其不能作为本案引证商标更不能被认定为驰名商标。2.碧桂园公司通过成立与引证商标原权属人相同的企业名的手段长期盗用、冒用引证商标其行为明显具有违法性。3.因碧桂园公司长期盗用、冒用引证商标其提交的有关引证商标一使用及知名度的证据不能作为认定为驰名商标的证据。4.碧桂园公司通过长期宣传和使用引证商标获取非法利益、欺骗众多购买的人应当承担对应的法律后果。5.碧桂园公司的“碧桂园给你一个五星级的家COUNTRYGARDEN及图”商标构成2013年商标法第十条第一款第七项所指情形多个判决均认定碧桂园公司的该商标带有欺骗性碧桂园公司的宣传广告语“碧桂园给你一个五星级的家”亦具有欺骗性主观恶意明显碧桂园公司所提供的商标知名度证据均是基于该虚假、欺骗性宣传对相关知名度证据应不予考虑。6.诉争商标核定使用的商品与引证商标核定使用的服务在消费对象等方面不同二者共存不会造成混淆误认从而误导公众致使碧桂园公司的利益受损。7.何瑞英在90年代已注册“碧桂园”商标的基础上根据商标法的相关规定再注册本案诉争商标主观上为善意且具有正当性碧桂园公司提交的相关商标使用证据均形成于何瑞英在先商标注册以后且在何瑞英该在先商标申请注册时商标法尚未增加关于驰名商标的规定碧桂园公司亦未成立何瑞英不存在攀附碧桂园公司知名度的可能性。8.原审判决未回应何瑞英的起诉书内容、证据且未考虑碧桂园公司的负面报道等情况属于认定错误。9.何瑞英已对引证商标一提起商标无效宣告申请请求法院中止审理本案。

  经审理查明原审法院查明事实属实且有诉争商标和引证商标一的商标档案、第87891号不予注册决定、被诉决定、各方当事人在商标评审阶段和原审诉讼阶段提交的证据以及当事人陈述等在案佐证本院予以确认。

  二审诉讼中碧桂园公司向本院提交了下列证据材料

  1.碧桂园企业名称变更及企业转制情况的工商档案显示由于企业转制原顺德市碧桂园物业发展有限公司原企业名为顺德市三和物业发展有限公司企业产权已经转让给杨国强等五人并由该五人重新登记为“顺德市碧桂园物业发展有限公司”2003年6月顺德市碧桂园物业发展有限公司经核准名称变更为佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司即本案原审第三人

  本院另查经与国家知识产权局核实截至目前引证商标一仍为合法有效的在先注册商标。

  以上事实有碧桂园公司在二审诉讼中提交的证据材料等在案佐证。

  本院认为本案被诉决定作出时处于2019年商标法施行期间且诉争商标尚未核准注册根据“法不溯及既往”原则本案实体问题及相关程序问题均应适用2019年商标法。原审判决适用2013年商标法进行审理有瑕疵本院予以纠正。考虑到2013年商标法与2019年商标法第十三条第三款的规定相同原审判决法律援引不当并不影响其对实体问题的审查故并不应仅基于此撤销原审判决。

  2019年商标法第十三条第三款规定“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标误导公众致使该驰名商标注册人的利益可能受损的不予注册并禁止使用。”第十四条第一款规定“驰名商标应该依据当事人的请求作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素一相关公众对该商标的知晓程度二该商标使用的维持的时间三该商标的任何宣传工作的维持的时间、程度和地理范围四该商标作为驰名商标受保护的记录五该商标驰名的其他因素。”

  《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十三条规定“当事人依据商标法第十三条第三款主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的人民法院应当考虑如下因素以认定诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系从而误导公众致使驰名商标注册人的利益可能受损一引证商标的显著性和知名程度二商标标志是否足够近似三指定使用的商品情况四相关公众的重合程度及注意程度五与引证商标近似的标志被别的市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。”

  本案中根据碧桂园公司提交的相关新闻媒体报道、所获荣誉证明、2013年至2016年的年度审计报告、税收完税证明、相关媒体关于2014年至2018年中国房地产上市公司测评成果的报道、广告发布合同及宣传费发票、广告照片、房屋买卖合同等证据能够证明在诉争商标申请日之前引证商标一在“不动产出租、不动产管理”服务上进行了持续广泛的使用和宣传并获得较高知名度商标局作出的商标驰字[2006]第38号《关于认定“碧桂园 COUNTRY GARDEN及图”商标为驰名商标的批复》中载明使用在“不动产出租不动产管理”服务上的“碧桂园 COUNTRY GARDEN及图”商标为驰名商标碧桂园公司提交的多份法院判决书中亦显示引证商标一曾多次被认定为“不动产出租不动产管理”服务上的驰名商标。综合全案证据可以证明在诉争商标申请日之前通过碧桂园公司长期、广泛、持续的宣传和使用核定使用在“不动产出租不动产管理”服务上的引证商标一已经在中国境内为相关公众广泛知晓并享有较高的声誉构成驰名商标。

  诉争商标由“碧桂园”构成引证商标一由“碧桂园 COUNTRY GARDEN”文字与图案构成。诉争商标与引证商标一的汉字部分均为“碧桂园”两商标在文字构成、呼叫、含义、整体外观、视觉效果等方面接近诉争商标已构成对引证商标一的复制、摹仿。结合考虑引证商标一的知名度、何瑞英在多个类别的商品上申请或受让多个“碧桂园”商标等因素何瑞英申请注册本案诉争商标在主观上难谓善意。诉争商标核定使用的“烧酒开胃酒白兰地”等商品与引证商标一据以知名的“不动产出租不动产管理”服务在《类似商品和服务区分表》中虽不属于同一种或类似商品与服务但相关公众存在比较大范围的重叠和交叉在引证商标一在“不动产出租不动产管理”服务上已达到驰名程度诉争商标构成对引证商标一的复制、摹仿的情况下诉争商标使用在“烧酒开胃酒白兰地”等商品上易导致相关公众误认为诉争商标与引证商标一具有相当程度的联系进而减弱、淡化引证商标一的显著性或者不正当地利用其市场声誉致使碧桂园公司对已经驰名的引证商标一享有的利益可能受损。因此诉争商标的注册违反了2019年商标法第十三条第三款的规定应予无效宣告原审法院对此认定正确何瑞英的相关上诉理由均不能成立本院不予支持。

  碧桂园公司提交的名称变更及企业转制情况的工商档案能够证明碧桂园公司系由顺德市三和物业发展有限公司后更名为顺德市碧桂园物业发展有限公司经企业转制而成立碧桂园公司系引证商标权利人。何瑞英的相关上诉理由不能成立本院不予支持。

  何瑞英主张其在90年代已注册的“碧桂园”商标的基础上再注册本案诉争商标并无不当对此本院认为商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权其先后注册的商标之间不当然具有延续关系在已注册商标基础上的保护性延伸注册新商标不应当破坏已形成的商标注册秩序。且何瑞英最早申请的“碧桂园”商标的申请日期亦晚于引证商标一的申请日期。何瑞英的相关上诉理由不能成立本院不予支持。

  引证商标一被提起无效宣告请求不是本案应当中止审理的法定事由何瑞英的相关上诉理由不能成立本院不予支持。

  经审查何瑞英的其他上诉理由均与本案缺乏关联性何瑞英可通过其他法律途径予以解决其上诉理由不能成立本院不予支持。

  综上原审判决适用法律虽有瑕疵但结论正确故本院对其存在的瑕疵予以纠正后对判决结果仍予以维持。何瑞英的上诉理由均不能成立对其上诉请求本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、参照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条之规定判决如下

  一、二审案件受理费各一百元均由何瑞英负担均已交纳。

  中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东一办公楼1501-1502室